Распространенные ошибки при оформлении прав на разработки сотрудников

Навигация

Любое изобретение, промышленный образец или полезная модель, которое является объектом исключительных прав, создается человеком. В случае, когда они создаются работником при исполнении своих трудовых обязанностей, работодатель вправе претендовать на исключительное право и на получение соответствующего патента.

Однако на практике работодатели не всегда прибегают к правовому оформлению исключительных прав, в связи с чем несут серьезные убытки. Рассмотрим, каких ошибок следует избежать работодателю, который желает оформить исключительные права на разработки своих сотрудников.

Разграничение служебных и неслужебных изобретений

Отношения, связанные с созданием изобретений при выполнении служебного задания или работ по договору, регулируются разделом 4 главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ определено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Пункт 5 той же статьи указывает, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такое изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику.

Таким образом, для признания изобретения служебным необходимо, чтобы оно было создано работником в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей. Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении по делу № СИП-121/2014 указал, что даже если в трудовом договоре, заключенном с автором инновационной разработки не обозначено трудовых обязанностей, связанных с созданием решения, работодатель имеет право выступить заявителем и приобрести право на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Несмотря на это, работодателю настоятельно рекомендуется надлежащим образом оформить документы (это может быть должностная инструкция, служебное задание и т.д.), из которых явно следует, что создание нового технического решения входит в круг обязанностей работника, чтобы минимизировать возможные риски и исключить судебные споры.

Неурегулированность отношений между работником и работодателем

В отношении изобретения работника следует различать право авторства и исключительное право. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору). Право авторства неотчуждаемо и непередаваемо, отказ от него ничтожен. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Для того, чтобы свести к минимуму возможные споры и противоречия, рекомендуется урегулировать трудовым договором или дополнительным соглашением к нему правовой режим результата работы сотрудника. При этом, необходимо определить в соглашении принадлежность прав на результат деятельности работника, порядок уведомления работодателя о создании изобретения, порядок выплаты вознаграждения за него.

Определение автора изобретения

Зачастую создаваемое новое техническое решение не является результатом деятельности конкретного работника. Многие изобретения создаются совместным трудом, в том числе целых коллективов. В данном случае возникает вопрос о соавторстве. Согласно п. 1 статьи 1348 ГК РФ, граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами. Ими могут быть как работники компании, так и привлеченные специалисты.

Во избежание споров в данной ситуации также рекомендуется урегулировать отношения с соавторами в отдельном соглашении, в котором необходимо определить принадлежность исключительных прав на результат деятельности работников и порядок распределения вознаграждения между ними.

Оплата вознаграждения работнику

Абзац третий пункта 4 статьи 1370 ГК РФ устанавливает случаи, в которых работник-автор служебного изобретения имеет право на вознаграждение:

• Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец;

• либо примет решение о сохранении информации о таких изобретениях, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику;

• либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом. Установленные до вступления в силу части 4 Гражданского кодекса РФ минимальные размеры вознаграждений действуют и в настоящее время. Они определены в п.1 статье 32 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР».

Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права. Таким образом, работодателю и работнику следует в договоре урегулировать вопросы выплаты вознаграждения автору изобретения, дабы избежать конфликтных ситуаций и возможных судебных споров.

Ошибки при уведомлении работодателя об изобретении

Пункт 4 статьи 1370 ГК РФ указывает, что при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином, работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей результата, в отношении которого возможна правовая охрана. Следует признать, что данная норма работает на настоящий момент не так эффективно, как того хотелось бы. Обращает на себя внимание отсутствие в законе требований к форме и содержанию уведомления, к сроку, в течение которого оно должно быть направлено, не определен способ уведомления. Не закреплены законодательно также и последствия неуведомления или же ненадлежащего уведомления работодателя.

Между тем, закрепление прав на служебное изобретение начинается именно с письменного сообщения работника работодателю о том, что в отношении его изобретения возможна правовая охрана. С момента получения названного уведомления исчисляется срок принятия решения о том, что же все-таки работодателю делать с изобретением. Следует озаботиться вопросом о том, чтобы уведомление и его получение было оформлено надлежащим образом, с указанием даты получения. Уведомление должно содержать достаточную информацию, позволяющую в последующем идентифицировать изобретение.

Пропуск срока подачи заявки на выдачу патента

Закон отводит работодателю срок в 4 месяца на принятие решения о дальнейшей судьбе служебного изобретения. Срок этот, как уже указывалось выше, исчисляется с момента получения письменного уведомления от работника.

Абзац 2 п. 4 статьи 1370 ГК РФ устанавливает, что в течение четырех месяцев с момента получения такого уведомления работодатель вправе:

• Подать заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент);

• Передать право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу;

• Сообщить работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне.

В случае пропуска этого четырехмесячного срока право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии. При этом, он должен выплатить патентообладателю вознаграждение, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора — судом.

Ошибки при подаче документов в Роспатент

Если работодателем принято решение подавать заявку на выдачу патента на изобретение, следует надлежащим образом оформить все документы. Согласно п. 1 статьи 1374 ГК РФ, заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Федеральная служба по интеллектуальной собственности или Роспатент) лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с ГК РФ (заявителем).

После получения заявки на изобретение Роспатент проводит формальную экспертизу на наличие всех необходимых документов. О положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки Роспатент уведомляет заявителя. Если окажется, что заявка не соответствует требованиям, то Роспатент предложит в течение 2 месяцев со дня получения заявителем запроса представить исправленные или недостающие документы. Требования к содержанию заявки на выдачу патента на изобретение содержатся в статье 1375 ГК РФ.

Так, заявка должна содержать:

• Заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

• Описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

• Формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его

  описании;

• Чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

• Реферат (требования к реферату определены приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 327 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение". Реферат служит для целей информации об изобретении и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название изобретения, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или области применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата. Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием всех существенных признаков изобретения, нашедших отражение в независимом пункте формулы изобретения).

Требования к содержанию заявки на получение патента на полезную модель и промышленный образец содержатся в статье 1376 ГК РФ и статье 1377 ГК РФ соответственно.

Заявка на полезную модель должна содержать:

• Заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

• Описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для

  осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

• Формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно

  выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

• Чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

• Реферат.

Заявка на промышленный образец должна содержать:

• Заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

• Комплект изображений изделия, дающих полное представление о существенных признаках промышленного образца, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия;

• Чертеж общего вида изделия, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;

• Описание промышленного образца.

Не следует также забывать об уплате государственной пошлины. Ее размер утвержден постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 N 941 "Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами".

Размер госпошлины на сегодняшний день составляет:

• За регистрацию заявки на выдачу патента РФ на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы – 1650 рублей (+250 рублей за каждый пункт формулы изобретения свыше 25);

• За регистрацию заявки на выдачу патента РФ на полезную модель и промышленный образец и принятие решения по результатам экспертизы – 850 рублей (+100 рублей за каждый пункт формулы полезной модели свыше 25 или за каждый пункт перечня существенных признаков промышленного образца свыше 1).

В заключение хотелось бы отметить, что к вопросу оформления прав на служебные изобретения работодателям стоит подходить максимально серьезно. В практике нередки случаи, когда работодатель сталкивается с необходимостью нести дополнительные расходы в связи с тем, что не озаботился этим вопросом. Очень распространены случаи пропуска срока подачи заявки на выдачу патента. Велико количество судебных споров по вопросам о выплате вознаграждения работникам. Чтобы минимизировать возможные риски и финансовые потери, советуем придерживаться приведенных в статье рекомендаций, урегулировав все вопросы в соглашении с работником.