Как оспорить патент на изобретение или полезную модель

Над материалом работали:

Пастухов Михаил (Адвокат) | Касенова Екатерина (Юрист)

Размер шрифта:

Оспорить патент на изобретение или полезную модель — реально, но без знания процедуры легко потерять время. Закон требует для одних случаев обязательного административного порядка, для других — сразу суда. Объясняю, когда идти в Палату по патентным спорам, когда — в Суд по интеллектуальным правам, а когда в районный суд.

Содержание

Коротко о главном: 5 пунктов

Оспорить патент — значит добиться, что документ признают недействительным с даты подачи заявки.
Причины для оспаривания жёстко перечислены в законе. Например, отсутствие новизны, раскрытия или неправильное указание автора.
Оспорить может любое заинтересованное лицо: конкурент, автор или государственный орган.
По вопросам новизны сначала идите в Палату по патентным спорам (административный путь). В суд только после отказа.
Для успеха собирайте доказательства и подавайте возражение или иск в установленные законом сроки — обычно в течение срока действия документа или три года по спорам об авторстве.

Что значит «оспорить патент»

Оспорить патент на изобретение или полезную модель - означает добиться юридического факта, что Роспатент выдал охранный документ с нарушением закона. По ст. 1398 ГК РФ признание патента недействительным аннулирует его с даты подачи заявки. Например, если кто-то зарегистрировал устройство, которое уже было известно, — такой документ можно признавать недействительным. В моей практике был случай, когда конкурент запатентовал технологию, которую наша компания применяла годами. Мы собрали доказательства более раннего использования и через Палату по патентным спорам добились признания патента недействительным. Необходимо учитывать, что оспорить допустимо как патент полностью, так и его часть — например, отдельный независимый пункт формулы изобретения.

Советуем прочитать:

как получить патент на изобретение;

каков срок действия исключительного права на изобретение.

Какие есть основания для оспаривания патента на изобретение

Перечень причин, по которым можно оспорить патент на изобретение или полезную модель, строго ограничен ст. 1398 ГК РФ, а именно:

несоответствие условиям патентоспособности (отсутствие новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости). Например, полезная модель уже была описана в открытом источнике до даты приоритета. Для полезной модели достаточно отсутствия мировой новизны — изобретательский уровень не проверяется;
в заявке не раскрыта сущность изобретения настолько, чтобы его мог осуществить специалист. Это часто встречается в химии и биотехнологиях;
в формуле есть признаки, которых не было в первоначальных материалах заявки. Такое расширение объёма правовой охраны недопустимо;
документ выдан при наличии нескольких заявок на идентичные решения с нарушением правил. Здесь речь о коллизии прав на одно и то же решение;
в патенте указан не тот автор или патентообладатель (или не указан тот, кто должен быть). Например, работодатель запатентовал разработку без указания реального автора.

Узнайте, что такое патентная чистота

Эти основания позволяют признавать документ недействительным полностью или частично. Для полезных моделей действует упрощённая процедура экспертизы, поэтому их оспаривают чаще.

Кто может оспорить патент

Оспорить патент на изобретение или полезную модель вправе любое заинтересованное лицо, чьи права нарушены. Нередко это конкуренты, которые не способны использовать свою технологию из-за чужого патента. Также государственные органы — например, антимонопольная служба. Чаще всего патент оспаривают компании, которые ведут схожую разработку или уже давно применяют аналогичное решение. Признание документа недействительным позволяет убрать препятствие для собственного бизнеса. Кроме того, оспорить документ вправе автор, если его имя не указано, или наследники.

Как оспорить патент в Палате по патентным спорам

Для оснований, связанных с отсутствием новизны изобретения (пп. 1–4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ), закон требует обязательного административного порядка. Сразу в суд идти нельзя — это подтвердил Конституционный Суд в определении № 448 О от 10 марта 2016 г. Алгоритм следующий.

Сбор доказательств

Нужно найти документы, подтверждающие, что изобретение или полезная модель были известны до даты приоритета. Используйте патентные базы (Роспатент, WIPO, Espacenet), научные статьи, каталоги, промышленные образцы других изобретений.

Для полезной модели достаточно противопоставить один документ, для изобретения — комбинацию.

Подача возражения

Направьте в Роспатент заявление о признании патента на изобретение недействительным. Оно должно относиться к одному патенту, быть составленным на русском языке машинописным способом, содержать доводы и указание на решение, которое вы хотите получить. По правилам, утверждённым приказом № 644/261, возражение принимается к рассмотрению, если соблюдены формальные требования. Срок подачи — весь срок действия документа.

Скачать шаблон возражения на патент

Рассмотрение

Коллегия экспертов (не менее трёх человек) изучает доводы сторон относительно патента на изобретение. Вы можете участвовать лично или через патентного поверенного. В ходе заседания вы вправе заявлять отводы, давать объяснения, представлять дополнительные документы. По результатам коллегия даёт заключение, которое утверждает руководитель Роспатента. При положительном решении права на изобретение или полезную модель аннулируются, сведения вносятся в реестр. Весь процесс обычно занимает 4–6 месяцев.

Как оспорить патент через суд

Оспорить патент на изобретение в судебном порядке вы вправе в двух случаях.

Обжалование решений Роспатента в Суде по интеллектуальным правам (СИП)

Если вы пытались оспорить патент на изобретение через Палату по патентным спорам, но получили отказ, вы вправе идти в СИП. Процесс выглядит следующим образом:

дождитесь официального решения Роспатента об отказе в признании патента недействительным. Это решение должно быть мотивированным;
у вас есть ровно три месяца с даты издания решения, чтобы подать заявление в СИП. Пропуск срока восстанавливается только по уважительным причинам;
составьте заявление по правилам главы 24 АПК РФ. Укажите, какие нормы нарушил Роспатент, приложите все доказательства. Заявление должно содержать требования об отмене решения ведомства и признании патента недействительным;
участвуйте в заседаниях суда. Суд проверяет законность решения Роспатента, но не пересматривает патентоспособность изобретения заново. Вы вправе заявлять ходатайства о назначении экспертизы.

Скачать шаблон иска о признании патента недействительным

Если СИП признает решение Роспатента незаконным, ведомство обязано исполнить судебный акт и аннулировать документ. После этого сведения вносятся в реестр.

Споры об авторстве в судах общей юрисдикции

Если права на изобретение или полезную модель зарегистрированы на ненадлежащее лицо (например, работодатель не указал реального автора или украл разработку), патент допустимо оспаривать напрямую в районном суде. В этом случае вы минуете Роспатент. Срок исковой давности — три года со дня, когда истец узнал о нарушении. Этапы следующие:

соберите доказательства: чертежи изобретения, лабораторные журналы, файлы с датой создания, переписку, свидетельские показания. Чем больше документальных подтверждений, тем лучше;
подайте исковое заявление по месту жительства ответчика (если он физическое лицо) или по месту нахождения юридического лица. Укажите, что вы являетесь автором изобретения, и просите признать патент недействительным и оформить его на вас. Обязательно заявите ходатайство о назначении патентно-технической экспертизы для сравнения вашей разработки с формулой спорного патента. Без экспертизы суд обычно не принимает решение;
суд выносит решение. Если вам удастся оспорить документ, то аннулируется с даты подачи заявки, а вы можете подать заявку на своё имя. Также допустимо требовать компенсацию морального вреда и возмещение расходов.