Как определяют сумму компенсации за использование чужого товарного знака

В каких случаях и как взыскивают компенсацию за использование товарного знака

Нарушением является любое несанкционированное применение обозначения, схожего до степени смешения с зарегистрированным брендом (ст. 1484 ГК РФ). Чаще всего незаконно используют чужой товарный знак на вывесках, в рекламе, в доменных именах сайтов, на маркетплейсах или на упаковках товаров.

Например, производитель одежды наносит на футболки логотип известного бренда без разрешения. Или интернет-магазин продаёт поддельные кроссовки, указывая в карточке товара оригинальное название. Или кафе использует в меню название известного бренда напитков, не имея договора.

Читайте:

• зачем регистрировать товарный знак;
• какие слова нельзя использовать при регистрации товарного знака.

Процесс взыскания компенсации за использование товарного обозначения делится на два ключевых этапа:

Досудебный порядок

Если нарушитель — юридическое лицо или ИП, правообладатель обязан направить ему письменную претензию с требованием о выплате компенсации за использование чужого товарного знака. Пропускать этот шаг нельзя. Иначе суд вернёт исковое заявление без рассмотрения (ст. 4 АПК РФ). У нарушителя есть 30 дней на добровольный ответ. Если он не отреагировал — переходим к суду.

Судебное разбирательство

Если претензию проигнорировали, дело передаётся в суд. В ходе процесса истец доказывает факт владения брендом и факт его незаконного использования ответчиком. Правообладателю необходимо представить доказательства: скриншоты сайтов, кассовые чеки, образцы продукции с нанесённым знаком. На практике часто проводят контрольную закупку, нотариальный осмотр интернет-страниц, фиксируют карточки товаров на маркетплейсах.

На любой из стадий особое внимание необходимо уделить доказательственной базе. Чем она убедительнее, тем выше шансы взыскать серьёзную компенсацию за неправомерное использование товарного обозначения. Суд оценивает каждое доказательство и принимает решение на основе принципов разумности и соразмерности.

Как рассчитывают сумму компенсации

Статья 1515 ГК РФ предлагает правообладателю на выбор три варианта расчёта. Сам истец решает, какой способ применить в иске. От этого зависит размер требований о компенсации за использование товарного обозначения и сложность доказывания.

В твердой сумме от 10 тысяч до 5 миллионов рублей

Этот вариант компенсации за использование товарного обозначения выбирают чаще всего (пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). Он не требует сложных математических расчётов. Правообладатель вправе заявить любую сумму в качестве компенсации за использование товарного знака в этих пределах. Например, 500 000 рублей за факт нарушения.

Необходимо отметить, что по смыслу п. 65 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019, под нарушением в таком случае понимается одна сделка купли-продажи. Оформленная одним чеком. Неважно, сколько товаров в этом чеке с незаконным товарным знаком — 5 или 50. Это является одним нарушением. Если продаж было несколько в разное время (три чека) — это три нарушения. Но если правообладатель докажет, что продажа нескольких партий охватывалась единым намерением (например, поставка всей партии контрафакта в рамках одной сделки), суд вправе квалифицировать это как одно нарушение.

К примеру, у предпринимателя изъяли 20 упаковок косметики с чужим логотипом. Покупка оформлена одним чеком. Правообладатель требует 400 000 рублей. Суд оценивает масштаб, характер нарушения и решает, соразмерна ли эта сумма.

Компенсация в двукратном размере стоимости контрафактных товаров

Этот способ (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) эффективно использовать, когда нарушение носит массовый характер. И когда правообладателю удалось точно установить объём партии нелегального товара. Например, через таможенные декларации, данные изъятий полицией или внутренние документы нарушителя.

Формула расчёта:

Где:

• ККТ — количество контрафактных товаров;
• ЦОТ — цена оригинального товара.

Итоговая сумма не зависит от того, успел ли нарушитель продать партию.

К примеру, кондитерская фабрика выпустила 1 000 поддельных коробок конфет с чужим логотипом. Цена одной оригинальной коробки — 800 рублей. Размер компенсации за использование чужого товарного знака:

2 × (1 000 × 800) = 1 600 000 рублей.

В двукратном размере стоимости права использования товарного знака

Этот способ считается «глобальным». Он не зависит от количества проданных единиц. Правообладатель определяет рыночную стоимость лицензии на правомерное использование товарного знака. Затем умножает её на два. Рыночную стоимость устанавливают через независимую экспертизу. Для этого привлекают оценщика, который изучает рынок, аналогичные лицензионные договоры, отраслевые ставки роялти.

Формула:

Пример:

сеть пиццерий использовала чужой товарный знак без договора. Экспертиза определила, что рыночная стоимость годовой лицензии на подобное использование составляет 120 000 рублей.

Расчёт:

120 000 × 2 = 240 000 рублей.

Кто и по каким критериям выбирает вариант расчета

Выбор методики компенсации за использование товарного обозначения всегда за правообладателем (истцом). Он решает, какую методику использовать. Суд не вправе самовольно менять способ, который использует истец. Но итоговый размер компенсации за использование товарного обозначения определяет именно суд.

Суд изучает обстоятельства и принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости. По смыслу п. 62 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 вот ключевые критерии, которые он учитывает:

• известность бренда. Чем популярнее товарный знак, тем выше может быть компенсация. Ущерб репутации известного бренда сложнее оценить, но суд принимает это во внимание;
• характер нарушения. Нанесён ли знак на товар самим нарушителем или он просто скопировал упаковку. Было ли нарушение грубым или незначительным;
• срок незаконного использования. Длительное использование чужого бренда говорит о систематичности. Суд учитывает, сколько времени длилось нарушение — неделя, месяц, год;
• наличие и степень вины. Носило ли нарушение грубый характер. Было ли оно неоднократным. Если нарушитель предупреждался, но продолжал — это отягчающее обстоятельство;
• вероятные имущественные потери правообладателя. Потерял ли истец прибыль из-за конкуренции с подделками. Или нарушение не повлияло на его доход;
• являлось ли использование существенной частью деятельности нарушителя. Если продажа контрафакта была основным бизнесом — сумма вырастет. Если разовая акция — суд вправе снизить.

Все эти критерии помогают суду определить соразмерный размер компенсации за использование товарного обозначения.

Можно ли снизить размер компенсации

Размер компенсации допустимо уменьшить. Но для этого ответчику нельзя занимать пассивную позицию. Необходимо подготовить мотивированное возражение (отзыв). Строгих требований к его форме нет, но я рекомендую включить следующие элементы:

• шапка с наименованием суда и данными сторон;
• основания для снижения. Лучше указать одно или несколько обстоятельств из п. 62 Постановления Пленума ВС РФ № 10. Например, несоразмерность требований реальным последствиям нарушения;
• просительная часть с конкретной суммой, до которой вы просите снизить компенсацию.

Один мой клиент, предприниматель, продал три единицы товара с чужим товарным знаком. Общая выручка — 1 500 рублей. А правообладатель требовал компенсацию 5 000 000 рублей. Максимум по закону. Суд согласился, что требование явно несоразмерно: одна продажа, три штуки, убытков никаких не доказано. В итоге компенсацию снизили до 150 000 рублей. Но чтобы добиться снижения, наша сторона подготовила мотивированное возражение (отзыв).

Кроме того, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ (Постановление от 13.12.2016 № 28-П), суд может снизить компенсацию ниже минимального предела (10 000 рублей), если установлены следующие обстоятельства или их совокупность:

1. Правонарушение совершено впервые. Если нарушитель ранее не привлекался за подобные действия, суд может пойти навстречу.
2. Использование товарного знака не являлось существенной частью деятельности ответчика. То есть он не специализировался на подделках, и нарушение было случайным.
3. Размер компенсации многократно превышает размер причиненных убытков. Если истец не понёс реальных потерь, а сумма требований завышена — суд снизит её.

Когда можно использовать чужой товарный знак законно

Иногда использовать чужой товарный знак можно без риска претензий. Закон предусматривает исключения.

Исчерпание исключительного права (ст. 1487 ГК РФ)

Если оригинальный товар был правомерно введён в оборот на территории РФ самим правообладателем или с его согласия, его дальнейшая перепродажа не требует разрешения. Вы можете продавать оригинальные вещи с логотипом бренда, если они уже были куплены у официального дилера. Это не нарушение.

Информационные цели (п. 157 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019)

Использовать товарный знак в общеупотребительном значении — в новостях, статьях, научных публикациях — разрешено. Также можно информировать потребителей о наличии товара в ассортименте. Например, в магазине указать «Продаются смартфоны Apple», если речь идёт об оригинальной продукции. Главное — не создавать у потребителя впечатления, что вы являетесь правообладателем или официальным представителем бренда.